常银焕律师，济南专利侵权纠纷律师，现执业于山东博睿律师事务所，具有深厚的法学理论功底及司法操作经验。诚实信用，勤勉敬业，以“实现当事人利益最大化”为服务宗旨。办案认真负责，精益求精，业务功底扎实，语言表达流畅、思维敏捷，具有良好的沟通协调和谈判辩护能力。受人之托、忠人之事、不畏艰险、奋力拼争，愿尽自己的所能，为当事人提供最好的法律服务。不敢承诺案件的最终结果，但敢承诺办案尽心竭力!

从“半宙”一案看商标使用许可策略

湖南省株州市芦松区人民法院开庭审理梅花K黄柏胶囊人身损害纠纷案。此案中，广西半宙制药集团有限公司与梅花K黄柏胶囊生产、经销方--广西半宙制药集团第三制药厂没有任何产权和行政隶属关系，双方只是商标使用许可关系，由广西半宙制药集团有限公司许可广西半宙制药集团

　　湖南省株州市芦松区人民法院开庭审理"梅花K"黄柏胶囊人身损害纠纷案。此案中，广西半宙制药集团有限公司与"梅花K"黄柏胶囊生产、经销方--广西半宙制药集团第三制药厂没有任何产权和行政隶属关系，双方只是商标使用许可关系，由广西半宙制药集团有限公司许可广西半宙制药集团第三制药厂使用"半宙"商标。此案虽然是一起人身损害纠纷案，但其背后所涉及的商标使用许可问题更值得深思。不可否认，此诉讼案件所引起的风波，将在一个时期内给"半宙"商标声誉及价值造成一定的影响。

　　随着经济全球化步伐加快，及我国商品与服务贸易的快速增长，商标使用许可已成为商品生产、销售以及服务领域中越来越普遍的商标使用形式，涉及制造、加工及饮食、饭店、修理等服务行业、特许经营、专卖店、招牌、企业字号、生产加工等使用形式。商标使用许可是一个双赢行为，这已被从事许可经营实践和理论研究的人士所承认，它对许可方来说，可以不必扩大投资即可增加产量或辐射面，扩大市场占有率，满足市场需求，提高企业知名度，并通过无形资产的许可使用获得较大收入;对被许可方来说，有的是通过许可使用他人较高知名度的商标借船出海、扩大商品销售，解决开工不足的问题，有的是为了解决商品进入市场障碍;对国家来说，商标使用许可可以优化资源配置，解决就业，增加税收。发达国家都十分重视知识产权的海外扩展和保护，用无形的知识产权开拓国际市场，低成本、低投入，高回报。近几年来，商标使用许可合同备案量每年在万件以上，并逐年增加，体现出商标使用许可策略的重要性及其广泛应用。

　　但商标使用许可也是一把双刃剑，前面提到的是其有利的一面，而其另一面则是因利用不当而受其伤害的一面，正如"梅花K"黄柏胶囊人身损害纠纷案可能带来的负面效应。目前，我国企业在商标使用许可实务中突出存在以下方面问题：

　　一、因缺乏判断商标使用许可合同效力意识，无效合同及未成立合同大量出现。

　　由于大多数企业缺乏商标法律知识和法律意识，没有商标法律顾问指导，仅凭表面信息和习惯来谈判签约，致使有的商标使用许可合同自始就没成立，有的合同虽然成立，但自始就无效。

　　1、因主体资格不具备而影响合同效力和成立的有以下几种情况：

　　注册商标有效保护期已过，没有续展，或注册商标已转让，原注册人仍许可他人使用该商标。因许可人已丧失对该注册商标的专用权，所以就该商标的使用许可合同自始就不成立;

　　商标注册人已消亡，他人通过私刻公章等不正当手段与被许可人签定商标使用许可合同的;

　　商标未注册，或虽已提出注册申请但尚未取得注册商标专用权。一个特许者的商标如果没有进行注册，那么该商标就得不到法律保护，也就毫无意义，加盟者的加盟行为就是盲目的行为。如2000年曾有一位李女士听信虚假宣传，在北京与香港一家某特许国际联贸集团股份有限公司签约，交纳几万元的特许使用费后，被授权办理云南区域内各级连锁机构签约事宜，由于该公司未在大陆注册商标，也没有一年的经营业绩，甚至在大陆连营业执照等合法手续都没有，即开始开展特许经营活动，结果使李女士无法开展经营活动，上当受骗。实际上，这种行为具有欺诈性质;

　　许可使用商品或服务超出商标注册证所核定的范围。据2000年统计，有近一成的商标使用许可合同存在该类问题;

　　商标注册人名义或其他注册事项已变更而未相应办理商标变更事宜。这也是商标使用许可合同存在的主要问题之。

　　2、因未约定许可使用费金额合同不成立。根据人民法院的审判实践，对"商标使用费的金额或者计算方法没有约定或约定不明确的，应认定该商标使用许可合同没有成立"。

　　二、许可人盲目发展，滥施许可，损毁商誉，祸及自己。

　　如某家俱企业商标有了一定名气后，盲目扩大市场，将其商标许可给许多家企业使用，结果由于一些被许可人商品质量问题，而影响了该商标的声誉，市场占有率连连下降。

　　三、近一半的国内备案企业不重视合同的签定，条款的制订粗、浅，漏洞百出。

　　主要表现：

　　对质量监督条款未做约定，即使约定，也是笼统地约定"按甲方要求的质量生产"或"按国标生产"，没有明确约定质量标准和监督检查办法。这种状况将极大地影响我国企业的创牌意识的提高，难以在提高商品或服务质量上有大的造就和进步;也不利于发生质量纠纷后分清。

　　近一成的商标使用许可合同对商标标识的提供办法未做约定，不利于行政监管部门、许可人对被许可人实施有效的商标使用监督。

　　大部分合同没有有关合同解除、终止的条款，造成签合同易，解除合同难的现状。随着许可使用事务的增加，许可纠纷也大量发生，当事人要求提前终止合同履行，撤销备案的也越来越多。由于未约定质量条款或约定不清、市场价格不正当竞争、擅自改变注册商标等，致使在被许可方产品或服务质量发生问题或被行政管理机关处罚后，一方提出解除合同要求时，另一方以双方未约定因质量问题、违法行为解除合同条款为由，不同意解除合同。

　　不重视纠纷的解决。在纠纷的解决方式，违约上不做约定或约定不清，造成履行中发生纠纷时，难以分清，或无力诉讼。如某饮料企业与外国某企业签定商标使用许可合同时，约定的是发生纠纷由外国仲裁院仲裁，结果在真发生纠纷后中方企业的经济实力难以支付昂贵的律师费用去申请仲裁，而处于劣势。

　　不重视对商标信誉的维护和商标专用权的保护。绝大多数的许可人都未约定被许可人对维护商标信誉，以及防止和发现侵权假冒行为的和义务。如禁止再许可他人使用问题、合同到期终止时被许可人不得再继续使用许可人商标、剩余货物的销售期限、剩余商标标识如何处理等等。

　　许可使用该商标所生产的产品销售区域没有约定，容易造成许可双方、及被许可人之间就销售区域交叉问题而引起纠纷。

　　正确分析和认识商标使用许可行为中存在的问题，有利于指导企业趋利避害，制定科学的商标使用许可策略。制定科学的商标使用许可策略应重视解决好以下几个方面问题：

　　一、实施许可行为时，要慎重考核对方。

　　对许可人来说，要选择守法经营信誉好，技术力量强的企业作为被许可人。滥施许可是一种短视行为，也是一种短期行为，随着被许可方的违法行为或破产倒闭，许可方的商标命运也就日落西山了。对被许可人来说，应选择商标信誉好，市场占有率高或有潜力的商标，可以获得较高的回报;不应选择没有知名度的商标，否则你的使用过程就是为该商标所有人铺市场、打广告的过程，不仅回报低，而且是为别人做嫁衣。被许可人更要注意不要使用未经核准注册取得专用权的商标，一定要查验许可人是否有商标注册证原件和营业执照或有效证件，二者是否名义一致，所许可使用的商品或服务项目是否在专用权保护范围之内。许可使用谈判有其知识产权领域的特点，涉及该商标的知名度、市场占有率及其市场前景、销售区域及价位、许可双方的信誉及经营状况、合同解除及争议解决方式等方面，应在谈判进行前制定一个方案。

　　二、许可双方要考虑区域分布，以免无序竞争。

　　成功的许可策略要认真研究商标及销售的覆盖范围，计划布点。有的许可行为虽然是按计划进行，但由于企业信誉度、商标知名度还不具备，急于求成，迅速布点，盲目发展，导致消费人气不足，利润及声誉下降。

　　三、提前终止是商标使用许可合同关键条款，许可双方应力求"苛刻"、全面。

　　商标使用许可的基础是注册商标所有人对该商标的支配权，如果合同中未就提前终止做规定，致使终止条件不明确，被许可人不能按要求停止使用该商标，许可人的支配权则无法实现，延误纠纷的处理。所以，签约时提前终止条件要尽量细一些，比如约定被许可人有泄密、违法违规、不正当竞争及破产、违反合同规定等行为时，许可方有权直接解除合同，被许可人应在规定的时间内停止使用该商标;反之，许可方不得解除合同。

　　四、关于商标使用许可费用及商标标识的提供方式。

　　许可费分无偿使用、年度定额交纳、按被许可方实际生产量交纳等几种计算方式，许可双方应根据实际协商确定。商标知名度较高的，可按该商标因知名度而增值的部分计算;一般商标可采取定额或按实际商品生产量计算方法。商标标识的提供方式是控制质量、数量、信誉、许可使用费、使用的有效措施之一，也是行政管理部门强制要求许可双方约定的条款。商标标识的提供方式有以下二种：一是对被许可人产品质量好或许可使用费实行固定金额的，许可人可以在合同中授权其自行印制商标标识;二是如果被许可人的产品质量不稳定，或许可使用费是按生产或销售数量来计算的，可以规定由许可方按被许可人的生产计划提供，有利于防止被许可人拒绝停止使用许可商标。

　　五、重视对商标信誉的维护和商标专用权的保护。

　　商标信誉和商标专用权是实施商标使用许可的前提，失去商标信誉和商标专用权这个前提，无从谈起商标使用许可，被许可人的经济利益也无法得以保障。首先，双方应约定，在被许可人使用该商标期间，许可人应保证该商标的有效性，被许可人负有维护该商标有效性的义务。其次，要对被许可人的商品质量实施有效监督，约定定期抽检的方法，防止因质量问题导致商标信誉下降。第三，约定被许可人的商标使用范围，如不得在许可使用的商品或服务范围以外的商品或服务上使用该商标、是否允许被许可人在企业名称及广告中使用该商标等，并对使用行为进行监控，防止被许可人滥用商标。第四，约定被许可人是否有权再许可他人使用该商标，被许可人再许可他人使用的条件及区域。第五，约定被许可人负有维护商标信誉，以及负有市场监控并告知侵权假冒行为的和义务。第六，双方应约定商标标识的保管、使用、销毁办法。

　　六、依法对商标使用许可合同进行备案。

　　商标使用许可合同备案是《商标法》的强制规定，其目的和作用，一是便于及时发现并由许可双方纠正许可行为中存在的瑕疵，如超出商标有效期限和核准注册范围，减少纠纷和损失;二是监督被许可人的商标使用行为;三是及时查处侵权假冒行为，以保护商标注册人、被许可人利益;四是维护消费者的合法权益。

　　鉴于商标使用许可在企业生产经营中所占有的重要地位，应引起国家立法机关、行政管理部门、企业经营者的共同重视，在生产经营、市场竞争、合资合作中加以充分利用、保护，扬其有利的一面，尽量避免"半宙"事件的发生，使商标使用许可策略为发展经济建设服务。

商标使用许可与商标转让冲突解决问题

《中华人民共和国商标法》第三十九条规定：转让注册商标的，转让人与受让人应当签订转让协议，并共同向商标局提出申请。受让人应当保证使用该注册商标的商品质量。专人注册商标经核准后，予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权第四十条规定：商标注册人可以通过

　　《中华人民共和国商标法》第三十九条规定：;转让注册商标的，转让人与受让人应当签订转让协议，并共同向商标局提出申请。受让人应当保证使用该注册商标的商品质量。专人注册商标经核准后，予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权;第四十条规定：;商标注册人可以通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商标。许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量。被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。经许可使用他人注册商标的，必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。商标使用许可合同应当报商标局备案;。但是如果商标注册人将同一注册商标既许可他人使用又转让给第三人，就会在注册商标的转让与使用许可之间发生冲突，如何处理，商标法及其实施条例没有规定，为了解决法律适用上的困难，2002年10月16日公布实行的《最高人民法院关于商标权民事纠纷案件适用法律问题的若干问题的解释》第二十条规定：;注册商标的转让不影响转让前已经生效的商标使用许可合同的效力，但商标使用许可合同另有约定的除外;。对注册商标转让前有关商标使用许可合同的效力作出了明确的规定。

　　1、商标许可使用合同。

　　注册商标的使用许可又称商标权的使用许可，是指商标注册人将其注册商标通过签订使用许可合同，允许被许可人在一定的条件下使用其注册商标，被许可人获得商标使用权的一种法律行为。根据注册商标使用许可中许可人与被许可人的权利义务的不同，注册商标使用许可主要分为独占使用许可和排他使用许可、普通使用许可三种类型。独占使用许可是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式，将该注册商标仅许可一个被许可人使用，商标注册人依约定在一定时间、地域范围内就相同商品不再许可第三人使用该注册商标的义务，也不得自己使用该注册商标。被许可人根据这种许可使用的方式可以行使禁止权，即可以独立对抗第三人的侵权行为。排他使用许可，是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式，将该注册商标仅许可一个被许可人使用，商标注册人依约定可以使用该注册商标但不得另行许可他人使用该注册商标。普通使用许可，是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式，许可他人使用其注册商标，并可自行使用该注册商标和许可他人使用其注册商标，被许可人不享有禁止其他被许可人使用的权利，许可人本人也可以继续使用其注册商标。注册商标使用许可一般是通过签订合同的方式实现的，以此规定合同双方的权利和义务。一般地说，许可人的主要义务是按照合同的规定监督被许可人使用其注册商标的商品的商品质量，保证被许可人的商标使用有效包括不得放弃续展注册、不得申请注销商标等。被许可人的主要义务包括：保证使用注册商标的商品质量，维护商标信誉，接受许可人的监督;按合同规定的方式和数额支付使用许可费;除非合同特别授权，不得将注册商标的使用权转移给其三者;在使用的注册商标的商品上标明被许可人的名称的商品产地，不得在非许可使用的商标上使用许可人的商标，不得擅自改变注册商标的标志;发现商标权被侵犯时，及时通知许可人等。注册商标使用许可合同应以书面形式订立，并报商标局备案。

　　2、注册商标转让合同。

　　注册商标的转让又称商标权的转让，是指注册商标所有人依法定程序根据一定的条件将其注册商标转让给他人所有的一种法律行为。注册商标的转让是商标主体的变更，在商标权转让后，原商标注册人即丧失了对该商标的所有权。商标专用权作为民事权利的一种，与普通财产权一样，权利人享有处分权。转让就是商标注册人行使处分权的一种方式。

　　从我国《商标法》的规定来，我国允许注册商标的自由转让，但注册商标的转让应当符合以下条件：一是转让以公众不致发生误认为条件。我国《商标法实施条例》第二十五条即规定：;对于可能产生误认、混淆或者其他不良影响的转让商标注册申请，商标局不予核准，书面通知申请人并说明理由;。二是注册商标的转让属于要式法律行为，商标所有人不得自行转让注册商标，必须由转让人和受转让人共同向商标局提出申请，商标局收到转让注册商标申请后进行审查，经审查后认为符合要求，即核准并予以公告，对可能产生误认、混淆或者其他不良影响的转让商标注册申请，商标局不予核准，书面通知申请人并说明理由。受让人从公告之日起享有商标专用权。三是属于类似商品的商标，不得单独转让。即在同一种或者类似商品上注册的相同或者近似的商标必须同时全部转让，不得部分转让。我国《商标法实施条例》第二十五条第二款明确规定：转让注册商标的，商标注册人对其在同一种或者类似商品上注册的相同或者近似的商标，必须一并转让。这是因为，如果允许类似商品商标分割转移，就会造成一个商标在类似商品上有两个或者两个以上商标注册人同时使用的情况，这是商标法所禁止的。四是属于共同所有的注册商标，未经其他共有人的同意，不得自行专人。共有人转让属于自己那一部分份额时，必须取得其他共有人的同意，而且其他共有人有优先受让的权利。五是受让人必须保证商品的质量。商标转让不仅涉及当事人双方的权利义务，而且涉及消费者的利益，因此受让人应当保证使用注册商标的商品的质量，不得降低商品或服务的质量，损害消费者的利益，影响注册商标的信誉。

　　3、如何解决两份合同的效力冲突。

　　如果商标注册人违背诚实信用原则，将同一注册商标既许可他人使用又转让给第三人，就会在注册商标的转让与使用许可之间发生冲突。对转让和许可之间的冲突，根据具体情况进行处理：

　　在转让在先，许可在后的情况下，如果转让已经公告，受让人从公告之日起获得注册人的地位，公告之后原商标注册人与他人订立的许可合同对受让人没有约束力。这种情况比较好处理。但实践中大量存在是许可在先，转让在后的情况，那么商标注册人将同一商标在商标许可使用期限内，没有征得商标的许可使用人的同意的情况下，又将商标进行转让，是否构成转让合同的无效新的商标注册人不承认原商标注册人与他人签订的商标使用许可合同，是否构成商标使用许可合同无效。为此，《商标解释》第二十条规定，注册商标的转让不影响转让前已经生效的商标使用许可合同的效力，但商标使用许可合同另有约定的除外。该条司法解释的规定，一是肯定了注册商标转让前合法订立的使用许可合同的效力，不能因为注册商标权人的变更而否定其效力，应当依照合同的约定继续履行。该条司法解释也规定了除外的情况，即商标使用许可合同对此另有约定的，依照该约定执行，也就是说，原来的商标使用许可合同约定商标转让终结商标使用合同等条款的，应当按照约定处理。这充分体现了当事人约定优先的原则。

《中华人民共和国商标法》第三十九条规定：转让注册商标的，转让人与受让人应当签订转让协议，并共同向商标局提出申请。受让人应当保证使用该注册商标的商品质量。专人注册商标经核准后，予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权第四十条规定：商标注册人可以通过

　　二是肯定了商标转让合同不因商标使用许可合同在先而无效。这是因为注册商标许可使用权是从商标专有使用权中派生出来的，注册商标的许可使用与转让具有本质的不同，它不是商标所有权的转移，只是商标使用权的转移。商标的被许可使用人享有禁止权，只发生在独占使用许可的情况下，而且被许可人根据这种许可使用的方式行使的禁止权，也仅是可以独立对抗第三人的侵权行为的权利，这种禁止权并不能阻止商标注册人对商标进行转让。